Las marcas son el activo más importante de las empresas. Los derechos sobre esa propiedad pueden seducir a más de uno y desatar verdaderas batallas legales para tenerlos. Esto lo saben los directores generales de empresas como Chrysler, Hortifrut, Global Trade y Chantilly, entre otras, debido a que atraviesan o tuvieron un proceso judicial para mantenerlas, aunque algunas sin éxito.
Un CEO debe tener presente que puede perder el derecho a la propiedad intelectual de su marca por caducidad y por falta de uso comercial de la misma en un periodo de tres años consecutivos.
"Las marcas registradas son activos que deben usarse", asegura Mike Margáin, socio del despacho Arochi, Marroquín & Lindner.
El registro de marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tienen una vigencia de 10 años y un periodo de ‘gracia' de seis meses, después de ese lapso, si no se hizo la renovación del registro, caduca, explica el ex director del ente regulador Jorge Amigo.
Además, un elemento de suma relevancia a considerar es que cualquier modificación al diseño de la marca se tiene que proteger a través de un nuevo registro ante el IMPI, advierte el especialista en propiedad intelectual en el despacho Jones Day México, Agustín de Ovando.
"Muchas veces, por cuestiones de marketing, el diseño de la marca se actualiza. Dichos cambios podrían ser tales que alteran el carácter distintivo de la marca registrada y con eso se podría entender que la marca no está en uso. Esto es una causal para solicitar la caducidad", dice De Ovando. Aunque advierte que para evitar esa posible contingencia, se debe solicitar un registro de marca con el nuevo signo distintivo que desea proteger la compañía.
Opinión que comparte el ex funcionario y ahora consultor en el despacho Amigo y Amigo. "Una marca se debe registrar con las especificaciones exactas que va a tener su uso".
Otra forma para garantizar el uso es a través de otorgar una licencia de uso a un tercero, aunque dicho contrato se debe registrar también ante IMPI para efectos legales.
Una marca siempre deberá comprobar su uso en la cantidad y modo "que corresponde a los usos y costumbres en el comercio". "No es lo mismo vender un par de zapatos que un reactor nuclear", ejemplifica Margáin.
Laura Collada, abogada de Dumont Bergman Bider & CO, dice que "evitar que alguien promueva la caducidad de una marca es imposible, pero sí hay formas de defenderla".
Los especialistas advierten que su uso se puede demostrar a través de facturas, publicidad o de la exportación de productos o servicios.
CASOS PÚBLICOS RECIENTES
- Grupo Chantilly, fabricante de insumos para pastelería, mantiene una disputa legal que impugna la caducidad de su marca que fue dictada en febrero de 2010.
- Walmart de México solicitó la caducidad del registro de Hortifrut y obtuvo un fallo a su favor por parte del IMPI.